La decadenza del marchio per non uso: il caso Ecocert
Il Tribunale e la Corte di Appello di Catania si sono pronunciate in materia di decadenza di marchio per non uso e relativo onere probatorio fornendo interessanti coordinate interpretative al riguardo.
La controversia
La vicenda trae origine dalla domanda di accertamento della decadenza di marchio per mancato utilizzo proposta nel 2018 dinanzi alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catania dalla società francese Societé Ecocert S.A nei confronti di Angelo Salvatore Maugeri, precedentemente partner commerciale dell’Attrice e poi titolare di tre registrazioni nazionali di marchio per i segni ECOCERT ed ECOCERT ITALIA oggetto di controversia (in quanto depositate in malafede).
Nello specifico, l’Attrice sosteneva che i marchi in oggetto non fossero stati utilizzati dal convenuto per un periodo continuativo di cinque anni decorrente dal rilascio dei titoli e che ciò fosse sufficiente ai fini dell’ottenimento di una declaratoria di decadenza per non uso ex artt. 24 e 26 cpi.
A sostegno della propria tesi, Ecocert S.A. produceva i risultati di un'indagine di mercato, dalla quale risultava l’ignoranza di tali segni distintivi nel mercato italiano della certificazione, nonché gli esiti di una ricerca online dimostrativi sia dell’inesistenza dei recapiti della società facente capo a Maugeri – asseritamente utilizzatrice dei marchi contestati - sia dell’assenza dei marchi oggetto di contestazione nei principali motori di ricerca Google e Bing, nonché sulle pagine social maggiormente note.
Da canto proprio, il convenuto allegava una serie di materiali commerciali quali brochure a lui commissionate, carta intestata ed elaborati grafici di varia natura, nessuna fattura, tutti recanti i marchi oggetto di accertamento.
Sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 4495/2023, il Tribunale di Catania ha innanzitutto affrontato la delicata questione dell’onere probatorio. In particolare, la Corte, in applicazione del principio vigente pre-riforma dell’art. 121 CPI da parte del D. Lgs. 15/2019, in forza della legge in essere all’epoca di proposizione della domanda, ha ritenuto che la prova del mancato utilizzo del marchio oggetto di accertamento gravasse sull’attore. Tale prova poteva senz’altro essere validamente fornita anche in via presuntiva.
Di conseguenza, l’organo decidente “al passo coi tempi” ha ritenuto sufficienti ai fini dell’accertamento del mancato uso dei marchi del convenuto l’assenza degli stessi sul web e la mancata individuazione sulla rete internet dei recapiti dell’impresa riconducibile al Maugeri cui i marchi afferiscono. A ciò si deve inoltre aggiungere la circostanza, debitamente documentata, secondo la quale dal 2010 in poi, o, comunque, nel periodo 2013-2018 (ovverosia per cinque anni continuativi tra la registrazione dei marchi e l’instaurazione dell’odierno giudizio), la società riconducibile al Maugeri abbia rilasciato certificazioni ricorrendo ad un segno distintivo diverso dai marchi contestati.
Con riguardo alla documentazione prodotta dal convenuto, il Tribunale di Catania ha ritenuto non idonee a provare l'uso effettivo dei marchi alla luce della costante giurisprudenza europea e nazionale, secondo cui è necessario ricorrere a documentazione dalla quale si evinca un utilizzo effettivo del segno distintivo ai fini della distribuzione del relativo servizio sul mercato; documentazione che Maugeri non era stato in grado di produrre.
Sentenza di appello
La vicenda processuale ha poi trovato il suo epilogo dinanzi alla Corte d'Appello di Catania che, con sentenza n. 1482/2024, ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado, respingendo tutte le censure mosse dall'appellante Maugeri.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria operata dal Tribunale circa il mancato uso dei marchi oggetto di causa sia con riguardo ai documenti dell’attrice sia a quelli prodotti dal convenuto, precisando che per escludere - o accertare - la decadenza, è necessario verificare se vi sia – o meno - un utilizzo del marchio tale da consentire ai consumatori di riferimento di percepirlo quale elemento distintivo del servizio prestato.
Commento finale
Le decisioni riferite, in assoluta uniformità alla già consolidata giurisprudenza in materia di decadenza del marchio per non uso, hanno confermato come tale uso debba risultare non solo concreto, ma altresì commercialmente rilevante. Ciò al fine di garantire la funzione distintiva tipica della privativa in oggetto. A tal fine l’importanza del web e dei materiali ivi contenuti o ivi assenti assumono nella valutazione odierna un rilievo dirimente.
Articolo pubblicato da Lexology nella sua newsletter odierna, scritto da Barbara La Tella e Daniela Gervasio.